基础商标延伸注册相关法律问题 ——以“稻香村”商标纠纷

商标是将某商品或服务标明是某具体个人或企业所生产或提供的商品或服务的显著标志。显著性是商标的精髓，贯穿于商标运行制度的全过程。商标显著性的基本内涵是商标做具有的来源识别能力。【1】为提升品牌效应，增强商标的识别功能，经营者往往会通过各种有效途径进一步强化商标的显著性。其中，基础商标的延伸注册是进一步强化商标的显著性的有效途径之一。关于基础商标的延伸注册，目前还没有非常完善的法律规定，但已在实务中的不少案例中有所涉及。其中，在苏州稻香村(以下简称“苏稻”)和北京稻香村(以下简称“北稻”)之间的“稻香村”商标纠纷案中，“苏稻”在其圆形基础商标基础上延伸注册在后扇形商标就颇具代表性。

一、“稻香村”商标纠纷案基本案情

稻香村起源于苏州，为苏式糕点，始于1773年乾隆年间，由苏州人沈树百在苏州观前街设店经营，坚持前店后厂经营模式，生产销售南味糕点、月饼等食品。当年乾隆皇帝下江南，在苏州品食稻香村糕点后，赞叹为“食中隽品，美味不可多得”并御题匾额，名扬天下。毛笔手写体的“稻香村”字号和招牌至今用在店招、门头和产品包装上。清朝光绪二十一年(公元1895年)，握有稻香村食品制作绝技和经营谋略的金陵人郭玉生，带着几个伙计来到北京，在前门观音寺打出了“稻香村南货店”的字号，自此，稻香村落户京都，后来成为北京著名的糕点铺。在上世纪20年代前后，除了北京的稻香春、桂香村，天津还有明记、何记、森记稻香村，以及保定大慈阁糕点、石家庄稻香村、太原老乡村。因此，作为中华老字号“稻香村”起源于苏州毋庸置疑，后来不论是北京的稻香村、天津的稻香村、保定的稻香村等等，都为“稻香村”这个中华老字号的发展、传承做出了很大贡献。经过了多年的风风雨雨，苏州稻香村、北京稻香村，以及其他地方的稻香村都经历了很多起起伏伏。

改革开放以后，作为中国老字号，“稻香村”开启重振之路。“苏稻”于1979年1月9日在“糕点”等商品上申请注册了第119600号“禾”商标。1980年12月22日更名为苏州糕点厂，后又更名为苏州稻香村食品厂。1983年，苏州稻香村“枣泥麻饼”糕点就被评为商业系统名特产品，1984年被评为“江苏省优质食品”。2002年，稻香村“苏式百果月饼”被评为“2002我最喜爱的月饼”。1999年，2006年，苏州稻香村食品厂在糕点商品上被贸易部、商务部认定为“中华老字号”。“北稻”于1984年1月22日成立北京稻香村南味食品店，注册地为北新桥，主营业务包括制造饮料、保健食品、肉制品及副产品、速冻食品、蜜饯、糖果、冰激淋、米粉、烟零售等。1994年组建为北京稻香村食品集团。1997年主营业务变更增加“加工糕点”。2005年10月改制后成立北京稻香村公司。在2005年之前，“苏稻”和“北稻”两家稻香村彼此的市场之间并无太多交叉，苏州稻香村主要在南方市场，而北京稻香村则深耕北京，两家相安无事。

“苏稻”和“北稻”虽然都建立在百年老字号的基础上，都有着较长的历史传承，他们并不是最早注册“稻香村”的厂家。在早期，“苏稻”申请注册了第119600号“禾”商标;“北稻”在糕点月饼上申请注册“三禾”商标。1983年，河北保定稻香村食品厂(以下简称“保稻”)注册了糕点类别的“稻香村”，最早注册了“稻香村”商标，成为糕点“稻香村”注册商标所有人。1994年，保定稻香村食品厂改制后成立保定市稻香村食品工业总公司，2002年该公司濒临破产。此时，北京新亚食品技术开发公司提出以“商标入股”的形式进行资源整合。2002年10月，两家公司组建保定稻香村新亚食品有限公司。2004年4月，苏州稻香村食品厂、保定稻香村与北京新亚趣香食品有限公司共同成立苏州稻香村。2004年11月，保定稻香村将“稻香村”商标以55万元的价格转让给苏州稻香村，自此“稻香村”商标归苏州稻香村所有。2006年7月，“苏稻”结合历史老店门头及历史老包装“稻香村”文字字体、清末流行的扇面等，在此前圆形基础注册商标核定使用范围内申请注扇形商标，2009年5月，商标局初步审定公告，初步核定使用在“糕点、面包、饼干”等商品上，初步审定号为5485873。公告期内，“北稻”提出异议，理由为被异议商标与其1997年5月注册在第3007群组“汤圆、馅饼、粽子”等商品上的第1011610号(简称文字商标)构成类似商品上的近似商标。此后，“苏稻”和“北稻”围绕这起“争议近似商标事件”你来我往，将官司从商标局、商评委、北京市一中院、北京市高院，一路打到最高人民法院。2014年12月，最高人民法院驳回了“苏稻”的再审申请。“北稻”于2016年3月底召开媒体沟通会，称已向法院起诉控告“苏稻”商标侵权，要求苏稻“停止侵犯商标专用权和针对北京稻香村的不正当竞争行为”;而“苏稻”也于2016年4月召开媒体沟通会，强调自己才是“稻香村”品牌的真正源头，也是糕点食品类“稻香村”商标的唯一持有者，曾经授权北稻使用“稻香村”商标。“苏稻”宣布，将对“北稻”在第30大类上的稻香村商标及北京稻香村商标全面提出商标无效申请。【2】因此，“苏稻”和“北稻”的商标纠纷不但没有因为最高人民法院的再审裁定结论而尘埃落定，而且在2016后进一步升温。下面以“稻香村”商标纠纷案为例，从基础商标延伸注册的基本理论出发，通过论证“苏稻”在其圆形基础商标基础上延伸注册在后扇形商标的的正当性、合理性，探究基础商标延伸注册的正当性及其能获得成功注册的必要条件。

二、基础商标延伸注册涉及的几个主要法律问题

所谓基础商标的延伸注册，是指商标注册人在已拥有的基础商标的基础上，又在相同或类似商品或服务上申请同该注册商标相同或近似的商标。关于基础商标的延伸注册，虽然我国法律上还没有明确的规定，但在司法实践中，除了“苏稻”和“北稻”之间的“稻香村”商标纠纷案，还有多起案例涉及到了基础商标的延伸注册问题。如“徽皖酒王商标案(2016)”、“徽皖及图商标案(2012)”、“鱷鱼國際商标案(2015)”、“三品王商标案(2015)【3】”为了应对司法实践中越来越多的基础商标延伸注册问题，北京市高级人民法院于2014年1月22日发布《关于商标授权确权行政案件的审理指南》，该指南规定了基础商标的延伸注册的适用条件，“商标注册人的基础注册商标经过使用获得一定知名度，从而导致相关公众将其在同一种或者类似商品上在后申请注册的相同或者近似商标与其基础注册商标联系在一起，并认为使用两商标的商品均来自该商标注册人或与其存在特定联系的，基础注册商标的商业信誉可以在在后申请注册的商标上延续。”该指南同时规定了不予注册的情况，“基础商标注册后、在后商标申请前，他人在同一种或者类似商品上注册与在后商标相同或者近似的商标并持续使用且产生一定知名度，在基础商标未使用或者虽然使用但未产生知名度、相关公众容易将在后申请的商标与他人之前申请注册并有一定知名度的商标相混淆的情况下，在后商标申请人主张其系基础商标的延续的，不予支持。”【4】

根据该指南，基础商标的延伸注册问题主要涉及以下几类法律问题：第一，基础商标与在后商标在标识及指定商品或服务上的相关性问题。基础商标与在后商标在商标标识上的近似性，以及二者在指定商品会服务上的相同或高度相关，是基础商标延伸注册获得成功的基础条件。第二，基础商标的使用情况，以及基础商标的商业信誉在在后商标上能否得到延续的问题。基础商标经过连续使用并获得较高的商誉，以及基础商标的商誉能在在后商标得到良好延续，是基础商标延伸注册获得成功的必要条件。第三，引证商标阻断能力的考量。在基础商标延伸注册司法实务中，引证商标是插在基础商标与在后商标之间，阻止在后商标获得注册的关键因素。引证商标要达到阻止基础商标延伸注册的目的，必须满足下条件：一是引证商标本身具有合法性、正当性;二是引证商标与在后商标的近似度高于基础商标与在后商标的近似度;三是引证商标持续使用且产生一定知名度。其中第一个条件是前提，如果引证商标本身的合法性、正当性不能保证，后两个条件根本不用考虑。另外，基础商标延伸注册能否获得支持，还需要综合考虑防止混淆、维护市场稳定等综合因素。

三、“稻香村”商标纠纷案中基础商标延伸注册问题的思考

“苏稻”和“北稻”之间的商标纠纷案中，就基础商标的延伸注册问题而言，主要涉及以下几个商标：

圆形基础商标在后扇形商标引证商标

下面从基础商标的延伸注册理论出发，论证“苏稻”在此前圆形基础注册商标核定使用范围内申请注扇形商标的正当性、合法性。

(一)基础商标与在后商标在标识及指定商品的相关性问题。第一，关于基础商标与在后商标所指定商品的相关性问题。“苏稻”所拥有的并一直在使用的圆形基础商标与其在后申请注册的扇形商标所指向的商品都是“糕点、面包、饼干”等第3006群组商品。因此，圆形基础商标与在后申请注册的扇形商标所指定商品的相关性没有问题。第二，关于基础商标与在后商标在标识的相似性问题。关于商标之间是否近似的判断，《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》明确规定：“商标近似应当既考虑商标标识的构成要素及其整体的近似程度，也要考虑商标的显著性和知名度、所使用的关联程度等因素，以是否造成混淆作为判断标准。【5】”《2012商标民事纠纷案件司法解释》规定：“认定商标相同或者近似按照以下原则进行：(一)以相关公众的一般注意力为标准;(二)既要进行对商标的整体比对，又要进行对商标主要部分的比对，比对应当在比对对象隔离的状态下分别进行;(三)判断商标是否近似，应当考虑请求保护注册商标的显著性和知名度。”【6】考察“苏稻”的圆形基础商标与在后扇形商标的相似性，应该主要考虑二者之间的继承性、延续性，以及二者的显著性部分是否相同。首先，“苏稻”的圆形基础商标与在后扇形商标之间的继承性、延续性非常明显。“苏稻”在后申请注册的扇形商标，是以其圆形基础商标为基础，结合我国清末流行的常用“扇面”，进行设计，最终成稿的。“苏稻”在后申请注册的扇形商标完全延续了原圆形基础注册商标、老店店招上的“稻香村”文字和弧形状涉及，达到了既不隔断老字号的历史又迎合了现代消费者的认知习惯，适应了进一步发展老字号的现实需求。其次，“苏稻”的圆形基础商标与在后扇形商标的显著性部分都是“稻香村”三个字。基础商标的“DXC”区别部分不是消费者呼叫、便于识别的部分，不具有显著性。同样，被异议商标的扇形部分也是非显著部分，其显著性部分应当是“稻香村”文字。作为一个百年老字号，“稻香村”三个字已经深入人心，无疑是“苏稻”的圆形基础商标与在后扇形商标的显著性部分。“苏稻”申请注册扇形商标的初衷，就是为了适应重振百年老字号的需求，通过延续基础圆形商标、完善商标设计，达到强化其显著性部分“稻香村”三个字的目的。

综上所述，“苏稻”的圆形基础商标与在后扇形商标在标识及指定商品的相关性问题上是符合基础商标延伸注册要求的。

(二)基础商标的使用情况，以及基础商标的商业信誉能否在在后商标上得到延续的问题。第一，关于“苏稻”圆形基础商标的使用情况。自从上世纪八十年代圆形基础商标由“保稻”注册后，一直由“保稻”拥有及使用;2004年11月，为了使字号与商标及品牌起源地统一，更好的发展“稻香村”老字号和品牌，“保稻”将自己拥有的圆形基础商标以55万元的价格转让给苏州稻香村，至此稻香村注册商标完成了历史性回归，商标与“稻香村”糕点老字号统一，“苏稻”成为圆形基础商标的唯一合法所有人。从2005年起，苏州稻香村公司及苏州稻香村食品厂将基础注册商标、稻香村字号、稻香村文字商标同时使用在糕点、月饼、面包等产品包装、公司网站、公司及专营店等营业场所、广告宣传中，还同时标注苏州稻香村公司、苏州稻香村食品厂生产或出品，其产品被广泛销售到全国超过十个省份，深受消费者喜爱，尤其是苏式月饼、桃酥、麻饼、蛋糕、蛋卷类产品销售供不应求，仅2006年当年月饼订货会就销售“稻香村”月饼超过一亿元，销售量、销售额、市场占有率各项指标在同行业中连年名列前茅。苏州稻香村公司及苏州稻香村食品厂还持续通过电视电台、报纸期刊、网络、户外广告等多种形式对圆形基础商标、稻香村字号进行广告宣传，扩大了圆形基础商标、“稻香村”在糕点上的知名度。因此，“苏稻”的圆形基础商标不但连续使用，而且获得了较高的声誉。第二，关于“苏稻”圆形基础商标的商誉能否在其在后扇形商标上得到延续的问题。商誉是商品生产者或经营者在其生产、流通和与此有直接联系的经济行为中逐渐形成的，反映社会对其生产、产品、销售、服务等多方面的综合评价。【7】在市场竞争的环境中，商标表示的是商品的质量，彰示的是商品的声誉。商标与商誉之间存在非常紧密的关系，一方面商标是商誉的载体;另一方面商誉是影响商标价值的首要因素。“商标的延伸注册”是对自身在先商誉的“合理使用”，即“商誉”的延续或移转。【8】苏州稻香村食品厂经过持续200多年的经营和使用“稻香村”老字号、商标，在“稻香村”商标注册之前，其作为老字号企业已通过其卓越的商品质量、诚信及优质服务以及持续的经营，积累了巨大的商业信誉。苏州稻香村公司作为苏州稻香村食品厂承继人，很好的延续了苏州稻香村食品厂“稻香村”老字号、商标所获得的商誉，为消费者所迅速认知并认可，企业也获得了超速发展，成为“中华老字号”发展的典范。“苏稻”通过合法的转让关系，受让获得了圆形基础商标的所有权，当然的承接了该商标所负载、积累的商标及商品信誉。“苏稻”是在圆形基础商标的基础上，在原有范围内申请注册在后扇形商标，是在相同商品范围内承接已经形成的商誉。从2005年起，“苏稻”将在后扇形商标与原型基础商标、稻香村字号、稻香村文字商标同时使用在糕点、月饼、面包等产品包装、公司网站、公司及专营店等营业场所、广告宣传中，还同时标注苏州稻香村公司、苏州稻香村食品厂生产或出品，客观上达到了以圆形基础商标声誉带动在后扇形商标的声誉，同时以多元化的品牌形式提升苏州稻香村公司的总体品牌形象的目的。2006年、2008年标注在后扇形商标的月饼被评为“金牌月饼”;2009、2012年圆形基础注册商标被评为江苏省著名商标，2014年更被评为“中国驰名商标”。上述事实充分证明，“苏稻”圆形基础商标的商誉在其在后扇形商标上得到了很好的延续。

(三)引证商标阻断能力的考量。第一，关于“北稻”的引证商标本身合法性、正当性的问题。“北稻”在1988年，申请注册“三禾”商标，在糕点月饼上注册“三禾”商标，并在糕点月饼上使用，长期大量广告宣传。1996年1月5日，北京稻香村公司申请注册包含“稻香村”字样的引证商标，1997年5月21日被核准注册，核定使用商品是第30类3007群组“馅饼、粽子、元宵”等。“北稻”的引证商标，不但注册时间明显晚于“苏稻”圆形基础商标，而且其显著性部分与“苏稻”在先注册并连续使用的圆形基础商标的显著性部分明显相同，都是“稻香村”三个字。根据《商标法》有关规定【9】，“北稻”申请注册引证商标的行为明显侵犯了“苏稻”对其在先注册并使用的圆形基础商标的商标专有权。因此，“北稻”引证商标的合法性、正当性是存在瑕疵的。2004年4月14日，经商标局许可备案保定稻香村新亚食品有限公司许可北京稻香村公司使用圆形基础商标，使用期限从2003年3月1日至2006年6月30日。2004年11月，“保稻”将自己拥有的圆形基础商标以55万元的价格转让给苏州稻香村，双方约定保定稻香村新亚食品有限公司继续使用该商标，该公司与北京稻香村公司签订的商标许可协议继续有效。保定稻香村新亚食品有限公司与北京稻香村公司签订的《商标许可合同》到期后，“北稻”与“苏稻”协商再次许可事宜。2008年1月22日，苏州稻香村公司与北京稻香村公司签订《商标许可合同》，许可其使用圆形基础商标，许可使用期限从2008年1月22日至2008年12月30日。这两次商标许可合同的签订与实施，也从另一个侧面证明，“苏稻”对包含“稻香村”字样的圆形基础商标的专有权。另外，“北稻”引证商标不但其本身的合法性、正当性有瑕疵，而且其核定使用的商品是第30类3007群组“馅饼、粽子、元宵”等明显不同于“苏稻”圆形基础商标所核定使用的第30类3006群组商品“糕点、面包、饼干”等。因此，“北稻”没有权利以其合法性、正当性是存在瑕疵的且核定使用商品完全不同的引证商标阻止“苏稻”在其圆形基础商标的基础上，在核定使用商品范围内，延伸注册在后扇形商标。第二，关于引证商标与在后商标的近似度高于基础商标与在后商标的近似度的问题。由于“北稻”引证商标的合法性、正当性是存在瑕疵的且核定使用的第30类3007群组商品“馅饼、粽子、元宵”等与“苏稻”的圆形基础商标、在后扇形商标核定使用的第30类3006群组商品“糕点、面包、饼干”等完全不同。因此，没有必要考量引证商标与在后商标的近似度高于基础商标与在后商标的近似度的问题。第三，关于引证商标持续使用且产生一定知名度的问题。“北稻”在1997年核准注册了引证商标，核定使用的第30类3007群组商品“馅饼、粽子、元宵”等，均为现做现卖或季节性商品，保存时间极短，通常还需要冷柜保存和运输，消费受传统节日的影响;“苏稻”的圆形基础商标和在后扇形商标指定使用的第30类3006群组商品“糕点、面包、饼干”等，属于包装且流通性比较强的日常消费食品，完全为工业化流程化制造。两类群组的商品者在生产、原料、销售渠道、消费群体等方面存在明显区别。如果“北稻”在核定使用商品范围内依法依规使用引证商标，完全可以避免消费者混淆误认。“北稻”的引证商标经过使用获得的知名度，必须要证明是在第30类3007群组商品“馅饼、粽子、元宵”等上使用引证商标获得的，而不应该包括在两次被许可使用期间使用“苏稻”圆形基础商标获得的知名度。但由于北京稻香村将其近似商标使用混同，对外标识、宣传也没有做任何区分，应当自行承担未履行与他人商标近似避让的义务而无法形成受商标法保护的稳定市场秩序的责任。即使“北稻”在使用引证商标中获得了一定的知名度，其范围只能在其核定使用的第30类3007群组商品“馅饼、粽子、元宵”等范围内，而不应跨类扩展至“糕点、面包、饼干”第3006群组商品上，更不能成为阻止“苏稻”在其圆形基础商标基础上延伸注册在后扇形商标的理由。

综上所述，由于“北稻”的引证商标本身合法性、正当性存在瑕疵，以及其核定使用的商品范围与“苏稻”圆形基础商标、在后扇形商标核定使用的商品范围的不同性，再结合其使用情况，“北稻”的引证商标不能阻止“苏稻”在其圆形基础商标基础上延伸注册在后扇形商标。

结论

基础商标的延伸注册是在基础商标经过连续使用获得一定商誉的基础上，以基础商标为基础，通过强化其显著性部分，结合现实发展需要，延伸注册在后商标，使得基础商标的商誉在后续注册商标得以延续，达到扩大品牌影响，加强品牌立体保护的目的。虽然关于基础商标的延伸注册问题的法律法规还很不健全，但基础商标的延伸注册问题目前已大量存在于司法实务中。在认定基础商标的延伸注册是否正当、合理时，应当着重考虑基础商标与在后商标在标识及指定商品的相关性问题和基础商标的使用情况以及基础商标的商业信誉能否在在后商标上得到延续的问题。关于引证商标在基础商标与在后商标之间的阻断能力的考量，应该尽可能从维护诚信的劳动成果和正当的商业秩序、促进市场竞争的良性发展的目的出发，综合考虑引证商标本身具有合法性正当性、引证商标与在后商标的近似度高于基础商标与在后商标的近似度，以及引证商标持续使用和商誉情况等各种因素。从“苏稻”与“北稻”的商标纠纷案来看，“苏稻”的圆形基础商标经过连续使用获得了一定的知名度，而且圆形基础商标与在后扇形商标所指定的商品范围是一致的，二者在商标标识及指定商品的相关性问题上是符合基础商标延伸注册要求的;“苏稻”圆形基础商标的商誉在其在后扇形商标上得到了很好的延续;“北稻”的引证商标由于本身合法性、正当性存在瑕疵，以及其核定使用的商品范围的特殊性，再结合其使用情况，不能阻止“苏稻”在其圆形基础商标基础上延伸注册在后扇形商标。因此，“苏稻”在其圆形基础商标基础上延伸注册在后扇形商标的行为具有正当性、合理性，法律应予以支持。

　　 原标题：基础商标延伸注册相关法律问题 ——以“稻香村”商标纠纷